今回は、査定後の分割テーマの「後編」として、上位概念分割のダブルパテント問題（懸念）を取り上げます。

まず、ダブルパテントの条文（３９条）を確認しておきましょう。

第三十九条　同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
２　同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。

３９条１項は異日の場合、同条２項は同日の場合が規定されています。

分割出願の効果は「遡及効」ですので、上位概念分割の場合、同条２項の該否が問題となります。

ここで、H18年改正法解説書で改正趣旨を確認しておきましょう。

H18年改正法解説書
実効的な権利を取得するため、出願人は、審査が終了するまでの間（特許査定の謄本が送達されるまでの間）に、特許請求の範囲に保護を受けようとする発明を網羅的に記載しておく必要がある。
・・・
しかしながら、どの範囲まで広く権利化できるか（上位概念化できるか、必須とすべき構成をいかに少なくできるか等）について見通しを立てることは必ずしも容易でないため、特許査定時の特許請求の範囲が十分実効的なものでない場合や、特許請求の範囲に発明を的確に表現できずに拒絶査定となってしまう場合があった。

改正趣旨からすると「上位概念分割が可能」と読めます。

しかし、上位概念と下位概念の発明（権利）では、包含関係があるため重複部分でダブルパテントの問題が生じます。

この点、審査基準で「解決」が図られています。

審査基準（３９条）：
3.2.2 他の出願が同日出願である場合
 本願発明と同日出願の請求項に係る発明等(以下この章において「同日出願発明」という。)がそれぞれ発明 A と発明 B である場合において、以下の(i)及び(ii)のいずれのときにも、発明 A と発明 B とが同一(上記3.2.1でいう「同一」を意味する。以下この項(3.)において同じ。)であるときに、審査官は、本願発明と同日出願発明とを「同一」と判断する。 
(i) 発明 A を先願とし、発明 B を後願と仮定したとき。 
(ii) 発明 B を先願とし、発明 A を後願と仮定したとき。

他方、発明 A を先願とし、発明 B を後願としたときに後願発明 B と先願発明A とが同一であっても、発明 B を先願とし、発明 A を後願としたときに後願発明 A と先願発明 B とが同一でない場合(例えば、発明 A が「バネ」であり、発明 B が「弾性体」である場合)は、審査官は、本願発明と同日出願発明とが「同一」でないと判断する。

審査基準は法令ではありませんが、上位概念分割の場合は上記の取り扱いがされる点を押さえておきましょう！

弁理士試験対策だけでなく実務上も重要なポイントです。

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