PBPクレームの措置問題

2015年08月30日 21:45

 プロダクト・バイ・プロセス・クレームと判断された場合、36条6項2号(明確性要件違反)の拒絶理由通知を受けます。

第三十六条
6  第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
二  特許を受けようとする発明が明確であること。


 これに対し、拒絶理由解消のために出願人が採り得る措置として、特許庁が示しているのが以下の4つです。

<当面の審査の取り扱い等について(特許庁資料)>
ア.該当する請求項の削除
イ.該当する請求項に係る発明を、物を生産する方法の発明とする補正
ウ.該当する請求項に係る発明を、製造方法を含まない物の発明とする補正
エ.不可能・非実際的事情についての意見書等による主張・立証


 「エ」は「不可能・非実際的事情」の主張立証が必要となります。主張が認められれば、請求項を補正することなく「物の発明(物同一説)」として権利が認められる可能性があります。

 「ウ」は新規事項の追加違反にならない範囲で請求項を補正する必要があります。当該補正により「物の発明(物同一説)」として権利が認められる可能性があります。

 「イ」はいわゆるカテゴリを変更(物の発明から方法の発明へ変更)する補正です。最高裁判例は「製法限定説」を否定しましたが、当該補正により「物を生産する方法の発明」についての権利化が図れる可能性があります。

 「措置問題」は、その措置を採る理由、すなわち「効果」が重要です。措置と採るための要件(補正の制限等)に併せて、その効果(権利範囲)について、それぞれの相違を理解しておくことが重要です。

情報ソース
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C150706.htm
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C150706.pdf

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