特39条の実質同一

2016年09月25日 17:31

 甲は、物品Aに係る考案について実用新案登録出願Xを、物品Aの製造方法Bに係る発明について特許出願Yを、同日に行いました。


 この場合、出願Yの審査において、出願Xが引用され、39条4項の協議命令はされないのでしょうか?


 本事案では、「単なるカテゴリー表現上の差異」程度の差異であるかが論点の一つになりそうです。


<特許法審査基準>

ここでの実質同一とは、相違点が以下の(ii-1)から(ii-3)までのいずれかに該当する場合をいう。

(ii-1) 課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)である場合

(ii-2) 先願発明の発明特定事項を、本願発明において上位概念として表現したことによる差異である場合

(ii-3) 単なるカテゴリー表現上の差異(例えば、表現形式上、「物」の発明であるか、「方法」の発明であるかの差異)である場合


 上記の通り、特39条の「同一」は、29条、29条の2の「同一」よりも対象が広がっていますが、物品Aの製造装置ならともかく、物品Aですからカテゴリー表現上の差異とは言えないでしょう。


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