願書に添付した特許請求の範囲の記載は，これに基づいて，特許発明の技術的範囲が定められ（特許法７０条１項），かつ，同法２９条等所定の特許の要件について審査する前提となる特許出願に係る発明の要旨が認定される（最高裁昭和６２年（行ツ）第３号平成３年３月８日第二小法廷判決・民集第４５巻３号１２３頁参照）という役割を有しているものである。そして，特許は，物の発明，方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ，特許が物の発明についてされている場合には，その特許権の効力は，当該物と構造，特性等が同一である物であれば，その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。

　したがって，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても，その特許発明の技術的範囲は，当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。

・・・

　以上によれば，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において，当該特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは，出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか，又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。

　特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。

　５　争点(4)（権利濫用の有無）について

　ア　一般に、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができ、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。

　この点につき、被告らは、特許法改正の法律案要綱では、いわゆる明白性の要件は削られており、特許の無効理由の存在が明らかであることを要するとする明白性の要件は撤廃され、特許法１０４条の３として結実することになっているのであるから、現時点において、明白性の要件を不要とする立法事実が存するのは明らかであり、かつ、将来、不要となる要件を現時点で要求するのは明らかに不合理であると主張する。

　そして確かに、裁判所法等の一部を改正する法律（平成１６年法律第１０８号）により、特許法１０４条の３第１項として、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。」との条項が新たに追加され、この条項は平成１７年４月１日から施行されることになっている。

　しかしながら、本来、特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判によることとし、無効審決の確定により特許権が初めから存在しなかったものとみなすものとしており、したがって、特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。

　上記のとおりの特許無効理由の存在と特許権の有効性についての一般原則に照らすと、新設された特許法１０４条の３第１項は、特許権侵害訴訟の被告に、訴訟法上の抗弁権を新たに認めたものと解すべきであり、このような条項が新設されたからといって、その施行前の現時点において、その内容がそのまま、民法１条３項にいう権利濫用の評価根拠事実となると解すべきものではない。被告らの上記主張は、当裁判所の採用するところではない。

　したがって、以下では、原告の本訴請求が権利濫用に当たるか否かを判断するために、本件特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて検討する。

　五　そこで、進んで二３記載の原審の判断について検討する。

　なるほど、特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判によることとし（同法一二三条一項、一七八条六項）、無効審決の確定により特許権が初めから存在しなかったものとみなすものとしている（同法一二五条）。したがって、特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。

　しかし、本件特許のように、特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは、次の諸点にかんがみ、相当ではない。

　（一）　このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。また、（二）　紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすることは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。さらに、（三）　特許法一六八条二項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできない。

　したがって、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、審理の結果、【要旨】当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。このように解しても、特許制度の趣旨に反するものとはいえない。大審院明治三六年（れ）第二六六二号同三七年九月一五日判決・刑録一〇輯一六七九頁、大審院大正五年（オ）第一〇三三号同六年四月二三日判決・民録二三輯六五四頁その他右見解と異なる大審院判例は、以上と抵触する限度において、いずれもこれを変更すべきである。

　ウ　そうすると，上告人は，第１審においても，被上告人らの無効主張に対して対抗主張を提出することができたのであり，上記特許法１０４条の３の規定の趣旨に照らすと，少なくとも第１審判決によって上記無効主張が採用された後の原審の審理においては，特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を理由とするものを含めて早期に対抗主張を提出すべきであったと解される。そして，本件訂正審決の内容や上告人が１年以上に及ぶ原審の審理期間中に２度にわたって訂正審判請求とその取下げを繰り返したことにかんがみると，上告人が本件訂正審判請求に係る対抗主張を原審の口頭弁論終結前に提出しなかったことを正当化する理由は何ら見いだすことができない。したがって，上告人が本件訂正審決が確定したことを理由に原審の判断を争うことは，原審の審理中にそれも早期に提出すべきであった対抗主張を原判決言渡し後に提出するに等しく，上告人と被上告人らとの間の本件特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものといわざるを得ず，上記特許法１０４条の３の規定の趣旨に照らしてこれを許すことはできない。

　３　本件のように，【要旨】特許を取り消すべき旨の決定の取消請求を棄却した原判決に対して上告又は上告受理の申立てがされ，上告審係属中に当該特許について特許出願の願書に添付された明細書を訂正すべき旨の審決が確定し，特許請求の範囲が減縮された場合には，原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとして，原判決には民訴法３３８条１項８号に規定する再審の事由がある。そして，この場合には，原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があったものというべきである（最高裁昭和５８年（行ツ）第１２４号同６０年５月２８日第三小法廷判決・裁判集民事１４５号７３頁参照）。　そうすると，本件については，原判決を破棄し，更に審理を尽くさせるために事件を原審に差し戻すのが相当である。

　ところで、実用新案登録を受けることができる考案は、一個のまとまつた技術思想であつて、実用新案法三九条の規定に基づき実用新案権者が請求人となつてする訂正審判の請求は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面（以下「原明細書等」という。）の記載を訂正審判請求書添付の訂正した明細書又は図面（以下「訂正明細書等」という。）の記載のとおりに訂正することについての審判を求めるものにほかならないから、右訂正が誤記の訂正のような形式的なものであるときは事の性質上別として、本件のように実用新案登録請求の範囲に実質的影響を及ぼすものであるときには、訂正明細書等の記載がたまたま原明細書等の記載を複数箇所にわたつて訂正するものであるとしても、これを一体不可分の一個の訂正事項として訂正審判の請求をしているものと解すべく、これを形式的にみて請求人において右複数箇所の訂正を各訂正箇所ごとの独立した複数の訂正事項として訂正審判の請求をしているものであると解するのは相当でない。それ故、このような訂正審判の請求に対しては、請求人において訂正審判請求書の補正をしたうえ右複数の訂正箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは格別、これがされていない限り、複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決をすることができるだけであり、たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係にはないと認められ、かつ、右の一部の訂正を許すことが請求人にとつて実益のないことではないときであつても、その箇所についてのみ訂正を許す審決をすることはできないと解するのが相当である。

　(2) このような特許法の基本構造を前提として，訂正についての関係規定をみると，訂正審判に関しては，特許法旧１１３条柱書き後段，特許法１２３条１項柱書き後段に相当するような請求項ごとに可分的な取扱いを定める明文の規定が存しない上，訂正審判請求は一種の新規出願としての実質を有すること（特許法１２６条５項，１２８条参照）にも照らすと，複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は，複数の請求項に係る特許出願の手続と同様，その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているといえる。これに対し，特許法旧１２０条の４第２項の規定に基づく訂正の請求（以下「訂正請求」という。）は，特許異議申立事件における付随的手続であり，独立した審判手続である訂正審判の請求とは，特許法上の位置付けを異にするものである。訂正請求の中でも，本件訂正のように特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とするものについては，いわゆる独立特許要件が要求されない（特許法旧１２０条の４第３項，旧１２６条４項）など，訂正審判手続とは異なる取扱いが予定されており，訂正審判請求のように新規出願に準ずる実質を有するということはできない。そして，特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求は，請求項ごとに申立てをすることができる特許異議に対する防御手段としての実質を有するものであるから，このような訂正請求をする特許権者は，各請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり，また，このような各請求項ごとの個別の訂正が認められないと，特許異議事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになる。以上の諸点にかんがみると，特許異議の申立てについては，各請求項ごとに個別に特許異議の申立てをすることが許されており，各請求項ごとに特許取消しの当否が個別に判断されることに対応して，特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求についても，各請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され，その許否も各請求項ごとに個別に判断されるものと考えるのが合理的である。被上告人は，発明を表現する明細書は常にその全体が一体不可分のものとして把握されるべきであると主張するが，昭和６２年法律第２７号による特許法の改正により，いわゆる一発明一出願の原則を定めていた規定が削除され，しかも一発明に複数の請求項の記載をすることが認められるようになったことを考えると，同改正後の特許法の下で，上記のように解すべき根拠を見いだすことはできない。前掲最高裁昭和５５年５月１日第一小法廷判決は，いわゆる一部訂正を原則として否定したものであるが，複数の請求項を観念することができない実用新案登録請求の範囲中に複数の訂正事項が含まれていた訂正審判の請求に関する判断であり，その趣旨は，特許請求の範囲の特定の請求項につき複数の訂正事項を含む訂正請求がされている場合には妥当するものと解されるが，本件のように，複数の請求項のそれぞれにつき訂正事項が存在する訂正請求において，請求項ごとに訂正の許否を個別に判断すべきかどうかという場面にまでその趣旨が及ぶものではない。

　(3) 以上の点からすると，特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合，特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については，訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり，一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として，他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されないというべきである。

　(1)　商標法に基づく審判については，商標法５６条において特許法１５２条，１５３条が準用されており，職権による審理の原則が採られている。特許法１５３条１項によれば，審判においては当事者の申し立てない理由についても審理することができる。これは，第三者に対する差止め，損害賠償等の請求の根拠となる特許権や商標権の性質上，特許又は商標登録が有効に存続するかどうかは，当該審判の当事者だけでなく，広く一般公衆の利害に関係するものであって，本来無効とされ又は取り消されるべき特許又は商標登録が当事者による主張が不十分なものであるために維持されるとしたのでは第三者の利益を害することになることから，当事者が申し立てない理由についても職権により審理することができるとしたものである。したがって，審判の請求人が申し立てなかった理由についての審理がされたとしても，そのことによって審決が直ちに違法になるものではない。　他方，特許法１５３条２項は，審判において当事者が申し立てない理由について審理したときは，審判長は，その審理の結果を当事者に通知し，相当の期間を指定して，意見を申し立てる機会を与えなければならないと規定している。これは，当事者の知らない間に不利な資料が集められて，何ら弁明の機会を与えられないうちに心証が形成されるという不利益から当事者を救済するための手続を定めたものである。殊に，特許権者又は商標権者にとっては，特許又は商標登録が無効とされ又は取り消されたときにはその権利を失うという重大な不利益を受けることになるから，当事者の申し立てない理由について審理されたときには，これに対して反論する機会が保障されなければならない。しかし，当事者の申し立てない理由を基礎付ける事実関係が当事者の申し立てた理由に関するものと主要な部分において共通し，しかも，職権により審理された理由が当事者の関与した審判の手続に現れていて，これに対する反論の機会が実質的に与えられていたと評価し得るときなど，職権による審理がされても当事者にとって不意打ちにならないと認められる事情のあるときは，意見申立ての機会を与えなくても当事者に実質的な不利益は生じないということができる。したがって，

　【要旨】審判において特許法１５３条２項所定の手続を欠くという瑕疵がある場合であっても，当事者の申し立てない理由について審理することが当事者にとって不意打ちにならないと認められる事情のあるときは，上記瑕疵は審決を取り消すべき違法には当たらないと解するのが相当である。